商标正当使用抗辩成立之司法判断

“正当使用”是明确规定在《商标法》中的抗辩事由，根据《商标法》第五十九条第一款和第二款的规定可知，商标正当使用可分为“描述性正当使用”和“功能性正当使用。”

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一、商标正当使用存在的缘由

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从《商标法》规定的商标正当使用情形来看，描述性正当使用是对商标中的通用词汇原有含义的使用，不具有表彰商品来源的作用。同理，功能性正当使用亦是使用了立体商标中的功能性部分，没有发挥区分商品来源的作用。

（一）商标的正当使用存在的基础源于商标注册制度

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《巴黎公约》规定，巴黎联盟成员国对于在原属国注册的商标应给予原样保护，除非该商标缺乏任何显著性，或者纯由在商业中用于表示种类、质量、数量、用途、价值、产品出产地或生产年代的符号或标记组成，或者纯由请求保护国的现代语言或诚实一贯的商业惯例中成为常用的符号或标记注册。这一原则在我国的商标立法中得到贯彻和遵守，即《商标法》第十一条规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的不得作为商标注册。因此，我国在商标注册时考查商标的显著性是掌握整体判断原则，不能认为某一组成部分不具备显著特征，其作为整体也必然不具备显著特征。对于含有通用名称、图形、型号及含有直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的词汇或者地名的商标，在添附其他要素使之整体具备一定显著性或者经过使用使之具备显著性后仍然可以获准注册。商标一旦获准注册即具有了在核定使用商品或服务上排他使用的权利。这种排他使用的权利范围因商标显著性不同而有所区别，但都应当遵循整体保护原则，即不能仅仅因为组合商标中包含了某个词汇或图形或形状，就认定该部分可以单独受到保护。特别是对于本身不具有显著性的部分，不能因为其与其他要素组合后的整体已经作为商标获准注册就当然地将这种排他使用的权利延及到商标的各个部分。有个需要探讨的问题是，《商标法》允许将本身不具有显著性的标志在经过使用具备显著性后可以获准注册，那么，含有描述性词汇的组合商标经过长期使用后，能否让从未单独使用的非显著性部分也获得显著性。对此问题，欧共体法院在，“Have a break，Have a Kit Kat”中认为，不具有显著性的部分既可以通过与一个注册商标并列使用获得显著性，也可以通过作为一个注册商标的一部分使用获得该部分的显著性。但是笔者认为，前述判断中需要有一个前提，即该本身不具备显著性部分应当具备独立且直接发挥商品或服务来源的价值和作用时才视为获得显著性，这种判断原则应与《商标法》第十一条二款的判断一致。同时，在将该部分单独作为商标申请注册时，还应当考虑有无在先商标构成权利障碍，不能仅仅基于其作为商标的一部分经过使用就当然的认为其可以单独获得显著性从而获准注册进而获得专用权保护。

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（二）商标正当使用存在的意义在于维护公共利益

探究《商标法》中禁止描述性和通用性词汇作为商标进行注册的原因，除了其不具备表彰商标或服务来源的功能外，一个重要的价值考量是通用名称、图形、型号及直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的词汇或者地名因其本身具备固有的含义，属于公共资源，任何人包括其他竞争对手在商业活动中也需要使用这些词汇；如果允许任何人将这些词汇作为商标进行注册，则必然限制或损害了他人正常使用词汇的权利，因此，法律基于公共利益的考量必须确保前述词汇中的原有含义留在公有领域，可以由任何人自由使用。但是商标注册制度又给予含有前述词汇但整体具备显著性的标志以及经过使用获得显著性的标志获准注册为商标的空间，因此，就需要在商标权利人获得注册商标专用权保护与社会公众自由使用这些词汇的利益之间做出平衡。商标正当使用恰可发挥平衡商标权利人利益与社会公众利益调节器的作用。

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二、商标正当使用的司法判断

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商标正当使用实质上使用的是商标标志的固有含义和原有作用，并非商标的使用。因此，判断是否构成商标正当使用的核心是看是否属于商标使用，即是否发挥了商标区分商品或服务来源的作用。围绕这一核心判断要素，可以从以下几个方面进行考虑。

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（一）使用意图

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诚实信用原则是商标法的重要原则，其不仅规范商标权人的商标使用行为，还约束社会公众使用商标的行为。因此，在判断商标是否构成正当使用时仍需要考量使用人的使用行为是否符合诚实信用原则，即真实目的是为了使用词汇的固有含义来描述商品或服务具有的某些特点等，不存在攀附商标商誉的主观意图。

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（二）使用方式

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商标的正当使用是对商标标识固有含义或功能性的使用，因此，其使用方式应当符合语言使用习惯及商业惯例。关于语言使用习惯的判断，当存在具有表达效果一致的其他词汇时社会公众应当具有一定的避让义务，选择其他合适词汇进行使用。但是，当该词汇能够更精准的表达该商品或服务的特点等或者更符合语言简洁及用语习惯时，应当给予社会公众使用该词汇的空间。关于商业惯例的判断，应当结合该商品或服务所处的行业及领域进行判断，符合商业惯例的使用属于正当使用。同时，商标的正当使用还应当考虑其具体的使用方式，是否存在突出使用、特殊颜色使用等，还应当结合其使用的环境及语境进行综合判断。

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（三）使用效果

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商标的正当使用并非商标的使用，其没有发挥区分商品或服务来源的作用。因此，从使用效果上来讲，商标的正当使用不应当产生区分商品或服务来源的效果。这里应当区分促使消费者购买的效果与区分商品或服务来源的效果。不排除因为使用商标标识描述了商品的某些特质使得消费者做出购买的决策，而这恰是正当使用商标标识的意义。此外，关于混淆的问题，笔者认为正当使用本身没有发挥商品或服务来源的区别作用，因此，不存在是否与商标存在混淆的问题。反言之，如果在市场中的实际使用过程中产生了混淆的后果，则该使用方式已然发挥了区分商品或服务来源的作用，当然不构成正当使用。

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三、商标正当使用的思考

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商标正当使用是在商标注册制度中对于商标权人与社会公众之间利益平衡的产物。对于商标正当使用的把握应随着时间的变迁、商标显著性的变化以及商业的发展、语言习惯的迁徙等而不断发生变化。

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商标专用权的范围与保护力度都随着商标显著性的变化而变化，而商标的显著性又与商标的使用密切相关。随着时间的变迁，有些商标经过使用显著性增强，其保护的力度也随之加大，社会公众合理避让的程度亦应随之增大。反之，有些商标注册时具备一定的显著性，但经过社会公众的大量使用其显著性逐渐减弱，其保护的力度也亦进行适度调整，商标权利人对于社会公众使用的容忍程度亦应增大。同时，有些商标经过使用产生了某些非商标的含义，从而使得其进入到公有词汇的范畴，这与商业的发展、语言习惯的变迁密不可分，这种进入公有领域的词汇的含义属于公有范畴，可以进行正当使用。因此，商标正当使用本身是一个具有弹性的制度，其通过自身范围的调整来平衡商标权人的利益与社会公众的利益。